Ukens Tips: Overføring av varemerke

Ved overdragelse av næringseiendom eller SPV-selskaper kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å overføre varemerker med tilknytning til eiendommen til kjøper eller SPV-selskapet i forbindelse med transaksjonen.

Merker som tjener som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet utgjør varemerker som kan nyte beskyttelse etter varemerkelovens bestemmelser. Et varemerke kan f.eks. bestå av ord eller ordforbindelser, slagord, navn, avbildninger eller figurerer. Varemerkeretten gir kort sagt innehaveren rett til å nekte andre å benytte identiske merker eller merker som skaper forveksling med innehaverens merke for de tjenester eller varer merket er registrert eller innarbeidet for. Typiske varemerker i tilknytning til eiendom kan være varemerker tilknyttet et konkret kjøpesenter eller spesifikke handelsområder.

Dersom selger av en næringseiendom har registrert eller innarbeidet varemerker som har en naturlig sammenheng med eiendommen som overdras, f.eks. et navn, et slagord eller en figur, vil det ofte være i kjøpers interesse at de aktuelle varemerker overdras sammen med eiendommen.

Varemerker kan fritt overdras til tredjeparter gjennom avtale. For å sikre seg rett til de nødvendige varemerker kan det derfor inntas en overdragelsesklausul i selve kjøpekontrakten. Alternativt kan det inntas et vilkår for gjennomføring av transaksjonen at varemerkene er blitt overført fra selger til kjøper, eller fra selger/selgers konsern til SPV-selskapet som erverves.

Når registrerte varemerker overdras skal dette innføres i varemerkeregisteret som administreres av Patentstyret. Melding om overdragelsen gis på skjema som er tilgjengelig på Patentstyrets hjemmeside. Innføringen i varemerkeregisteret er imidlertid ikke nødvendig for at overdragelsen av varemerket må respekteres av tredjeparter, f.eks. ved en eventuell konkurs. Overdragelsen vil måtte respekteres av tredjeparter allerede fra tidspunktet for avtaleinngåelsen for overdragelse av slike varemerker.

Dersom transaksjonen er strukturert som en virksomhetsoverdragelse går retten til varemerker tilhørende virksomheten automatisk over til kjøper dersom ikke annet er avtalt. Dette forutsetter imidlertid at selskapet som overdras som er innehaver av merkene og ikke andre selskaper tilhørende selger.

Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg, Rein & Co. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg, Rein & Co.

Om forfattere:

Lars Erik Steinkjer er senioradvokat ved Wiborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for immaterialrett.

Ingvil Hansen-Bauer er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for IP og teknologi.

(Foto: Erik Burås/StudioB13)